Широко известное в народе средство для очистки труб «Крот» много лет не дает своему производителю расслабиться: конкуренты то и дело пытаются отвоевать часть потребителей то паразитируя на имени бренда, то заявляя на компанию в ФАС за якобы недобросовестную конкуренцию, то создают схожие аналоги товарных знаков. На какие еще уловки идут конкуренты в борьбе за рынок и как известной компании отстоять права на товарный знак в случае крайне низкой степени сходства, об этом рассказал специалист по интеллектуальной собственности Вадим Блошенцев, директор филиала юридической фирмы «Городисский и Партнеры» в Краснодаре.
Как «КРОТОЗАВР» получил охрану Роспатента
Как определяется степень смешения товарных знаков, согласно законам РФ?
В чем разница между «КРОТОМ» и «КРОТОЗАВРОМ»?
Что общего у «КРОТА» и «КРОТОЗАВРА»?
Охота на «Крота»
Вадим Блошенцев привел кейс ООО «ДомБытХим», одного из крупнейших в России производителей бытовой химии и, в частности, средства для очистки канализационных труб «КРОТ» (товарный знак Российской Федерации по свидетельству № 159615 от 30.12.1997 года).
В 2016 году один из производителей контрафактной продукции потребовал прекратить действие исключительного права на товарный знак «КРОТ» (дело № А32-33362/2015) и подал в Федеральную антимонопольную службу (ФАС РФ) жалобу о наличии в действиях «ДомБытХим» недобросовестной конкуренции, связанной с приобретением исключительного права на товарный знак КРОТ (ст. 14.4 ФЗ «О защите конкуренции»). Причем к тому заявлению присоединились еще несколько конкурентов, производящих средства для очистки канализационных труб.
ФАС России возбудило дело № 1-14-69/00-08-16, но его рассмотрение быстро прекратили, поскольку нарушения антимонопольного законодательства установлено не было. Ведомство установило, что главной целью ООО «ДомБытХим» при приобретении исключительного права на товарный знак «КРОТ» было сохранение репутации, что возможно только при условии обеспечения тех качественных характеристик, которые необходимы для функции товара как «средство для очистки канализационных труб». В случае бесконтрольного использования обозначения «КРОТ» для маркировки некачественной продукции ценность его может снизиться практически до нуля, поскольку потребитель перестанет приобретать товар. Это согласуется с позицией Конституционного суда Российской Федерации, где говорится, что отмена исключительных прав на широко применявшиеся ранее в коммерческом обороте наименования, привела бы к бесконтрольному использованию товарного знака любым хозяйствующим субъектом, без обязательств сохранения качества продукции. Указанное не только нарушило бы охраняемые в соответствии с ч. 1 ст. 44 Конституции РФ права владельца интеллектуальной собственности, но и повлекло бы за собой ущемление прав потребителей.
Важно, что в том деле ФАС РФ установил: товары «КРОТ» получили широкую известность еще в советское время. Это подтверждалось результатами опросов потребителей – 89% респондентов уверены, что средство для очистки канализационных труб «КРОТ» производится на протяжении длительного времени. Также результатами общественного мнения было подтверждено, что средство «КРОТ» является самым известным в России средством для чистки сточных и канализационных труб.
Как следствие воспользоваться известностью бренда «КРОТ» регулярно пытаются недобросовестные конкуренты. Иногда они используют тождественные обозначения, а иногда и вовсе сходные до степени смешения, рассчитывая доказать отсутствие последнего. Некоторые пытаются создать формальную видимость законности своей деятельности, надеясь перед началом производства заполучить регистрацию товарного знака, который бы ассоциировался с обозначением «КРОТ». Чаще всего такие попытки безуспешны, поскольку мы отслеживаем их, и в большинстве случаев еще на стадии экспертизы предотвращаем регистрации таких заявок, пользуясь возможностью, предусмотренной статьей 1493 ГК РФ. Тем не менее, возникают исключительные случаи, когда поисковая система Роспатента пропускает и не отражает сведений о подаче на регистрацию заявок, которые могут рассматриваться как сходные до степени смешения с товарным знаком «КРОТ».
Как «КРОТОЗАВР» получил охрану Роспатента
Такой случай произошел с обозначением «КРОТОЗАВР». Одноименный товарный знак получил регистрацию со свидетельством РФ №856034. В интересах правообладателя товарного знака «КРОТ» мы подали возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку «КРОТОЗАВР». На заседании коллегии Палаты по патентным спорам 20 февраля 2023 года оно было рассмотрено и получило решение об удовлетворении возражения и признании предоставления правовой охраны товарному знаку № 856034 недействительным.
Однако заключение Палаты по патентным спорам не утвердил руководитель Роспатента. При повторном рассмотрении возражения коллегией было принято обратное решение об отказе в удовлетворении возражения и сохранении правовой охраны товарного знака «КРОТОЗАВР».
Суд по интеллектуальным правам признал незаконным (дело № СИП-727/2023) решение Роспатента от 03.06.2023 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №856034 как не соответствующее пункту 6 статьи 1483 Гражданского кодекса РФ и признал недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку «КРОТОЗАВР» в отношении всех товаров 3-го класса Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), для которых он зарегистрирован.
Роспатент и третье лицо обжаловали решение суда первой инстанции в кассационном порядке, но Президиум Суда по интеллектуальным правам постановлением от 12.02.2024 по делу № СИП-727/2023 решение оставил в силе. Верховный Суд РФ также определением № 300-ЭС24-8120 от 14.06.2024 года отказал Роспатенту в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ.
Обстоятельства данного дела заслуживают отдельного внимания, в первую очередь, потому что оно отражает практически все методологические критерии вероятности смешения обозначений. А также наглядно показывает, что даже в ситуации, когда вопрос о наличии сходства до степени смешения по фонетическим, семантическим, графическим критериям является спорным, дополнительные обстоятельства в совокупности могут стать определяющими.
Как определяется степень смешения товарных знаков, согласно законам РФ?
Методология определения сходства обозначений, однородности товаров и услуг, а также вероятности смешения обозначений в гражданском обороте определена Правилами № 482 и пунктом 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 г. N 10 «О ПРИМЕНЕНИИ ЧАСТИ ЧЕТВЕРТОЙ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (далее – Постановление ВС РФ №10).
В соответствии с пунктом 162 Постановления ВС РФ №10 и согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.
Для установления факта нарушения достаточно потенциальной опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения. При этом смешение возможно, если, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься потребителями как оригинальный товарный знак или связанный с ним.
Вероятность смешения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.
Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у потребителя товара представления о принадлежности их одному производителю. При этом суд учитывает род товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.
Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения, в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям с учетом представленных сторонами убеждений. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство — сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.
Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.
При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе:
- используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров;
- длительность и объем использования товарного знака правообладателем;
- степень известности, узнаваемости товарного знака;
- степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены);
- наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.
Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.
В разделе 7 Руководства также указано, что степень возможного смешения сравниваемых товарных знаков и обозначений оценивается экспертом при анализе совокупности всех факторов и обстоятельств. В данном случае речь может идти о степени сходства товарных знаков и обозначений, степени однородности товаров и услуг, известности и репутации товарного знака на рынке, наличии серии товарных знаков (т.е. группы вариантов товарных знаков, объединенных сильным элементом), соответствующем круге потребителей.
В зависимости от конкретных обстоятельств каждый из факторов или их совокупность могут оказать влияние на вывод о наличии угрозы смешения сравниваемых товарных знаков (обозначений).
В чем разница между «КРОТОМ» и «КРОТОЗАВРОМ»?
Роспатент мотивировал свою позицию об отсутствии сходства до степени смешения между обозначениями «КРОТОЗАВР» и «КРОТ» так:
- Словесный товарный знак «КРОТОЗАВР» не является фонетически сходным с противопоставленными в возражении товарными знаками [1-7], что обусловлено разным количеством слов, слогов, букв и звуков, входящих в сопоставляемые товарные знаки. Кроме того, имеет место разное ударение в сравниваемых обозначениях. Так, в оспариваемом знаке ударение падает на последний слог «-ЗАВР», в знаках [1-7] – на слово «КРОТ». Также следует отметить, что нет оснований считать входящие в сравниваемые обозначения словесные элементы «КРОТ/KROT» более сильными, нежели входящую в оспариваемый товарный знак «КРОТОЗАВР» часть «-ЗАВР», так как обозначение «КРОТОЗАВР» представляет собой словесный элемент, являющийся целостной и неделимой конструкцией, в которой нет сильных и слабых частей.
- Что касается семантического сходства обозначений, то, несмотря на отсутствие у оспариваемого обозначения смыслового значения в общедоступных словарях, сравниваемые обозначения могут вызывать совершенно разные смысловые ассоциации, поскольку смысловое значение обозначения «КРОТОЗАВР» формируется с учетом значений слов «Крот» и «завр» [< гр. sauros ящер, ящерица] — обычное окончание названий ископаемых рептилий (либо ошибочно отнесенных к ним амфибий), см., например, https://slovaronline.com/. Следовательно, обозначение «КРОТОЗАВР» может восприниматься как какое-нибудь вымершее ископаемое животное, например, рептилия. Противопоставленные товарные знаки со словом «Крот», очевидно, вызывают ассоциации с кротом, некрупным насекомоядным млекопитающим.
- В отношении визуального признака сходства, имеют место графические различия в выполнении сравниваемых товарных знаков, обусловленные их разной длиной в связи с наличием в них разного количества слов и букв, а также графической проработкой и использованием яркой цветовой гаммы в отдельных знаках, что приводит к различному зрительному восприятию сопоставляемых обозначений потребителем.
Вышеуказанного по мнению Роспатента оказалось достаточно для того, чтобы признать обозначения «КРОТ» и «КРОТОЗАВР» не сходными между собой в целом.
Что общего у «КРОТА» и «КРОТОЗАВРА»?
Мы не могли согласиться с такой мотивировкой и, обжалуя решение Роспатента в Суде по интеллектуальным правам, указали на грубое нарушение методологического подхода. Суд первой инстанции, а также суд кассационной инстанции согласились с нашими доводами, но указали, что между обозначением «КРОТОЗАВР» и «КРОТ» существует крайняя низкая степень сходства по фонетическим, семантическим критериям, что вполне обоснованно. Тем не менее, с учетом всех обстоятельств, которым Роспатент не дал оценки, признал обозначения «КРОТОЗАВР» и «КРОТ» сходными до степени смешения, что в итоге позволило признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку «КРОТОЗАВР» по свидетельству № 856034.
Так судами было указано, что сравниваемые обозначения имеют тождественный словесный элемент «КРОТ/KROT», который обеспечивает определенную степень фонетического сходства товарных знаков заявителя и третьего лица потребителей ввиду следующего:
- В противопоставленных товарных знаках указанный элемент является либо единственным (товарные знаки по свидетельствам РФ № 544791, № 543159, № 159615) либо доминирующим (товарные знаки по свидетельствам РФ № 544791, № 451629, № 351157, № 316069).
- В товарном знаке «КРОТОЗАВР» , вопреки указанию административного органа, с очевидностью визуализируются и воспринимаются на слух две части слова: «КРОТ» и «ЗАВР», соединенные буквой «О». При этом часть «КРОТ» находится в начальном положении, удобном для восприятия, и в любом случае обращает на себя внимание потребителя.
Отсутствие каких-либо дополнительных средств, подсвечивающих наличие составных частей данного слова (колористическое разделение, использование отличающихся регистров букв и т.д.) не является существенным или определяющим обстоятельством, которое влияет на возможность их выделения.
Суд отметил, что логическому разделению данных частей и возможности их восприятия в качестве самостоятельных составных элементов способствует также и общеизвестный способ образования слов с морфемой «-завр» (мозазавр, бронтозавр, стегозавр, мелозавр, архозавр, мезозавр, динозавр, тираннозавр, атлантозавр и т.д.). Таким образом, позиция Роспатента о том, что оспариваемый товарный знак представляет собой единую и неделимую графическую и смысловую конструкцию, которая не распадается на элементы, не может быть признана обоснованной. Кроме того, суды обратили внимание на замечание, что довод Роспатента о единстве и неделимости графической и смысловой конструкции слова «КРОТОЗАВР» противоречит позиции самого административного органа, который при определении смыслового значения исходил из возможности его разделения на две части: «крот» и «завр».
Суд счел возможным определить низкую степень фонетического сходства сравниваемых обозначений, обеспечиваемую тождеством словесного элемента «КРОТ» в их составе. Указывая на отсутствие семантического сходства между товарными знаками, Роспатент исходил из того, что обозначение «КРОТОЗАВР» может восприниматься потребителями в качестве вымершего ископаемого животного, например, рептилии, тогда как противопоставленные товарные знаки, включающие слово «Крот», вызывают ассоциации с некрупным насекомоядным млекопитающим.
Суд согласился, что оспариваемое обозначение представляет собой фантазийное слово, не имеющее конкретной семантики, но способно вызвать смысловые ассоциации в том числе и с кротом. При этом за счет наличия в оспариваемом обозначении семантически активной словесной части «-ЗАВР» животному может быть присвоена характеристика, связанная, например, с периодом его существования, внешним видом и т.д.
При этом Президиум Суда по интеллектуальным правам дополнительно отметил, что часть «-завр» спорного обозначения не используется самостоятельно, а применяется как конечная составная часть сложных слов, обозначающих название ископаемых рептилий, в отличие от слова «крот», имеющего самостоятельное словарное значение.
Президиум Суда по интеллектуальным правам согласился с выводом суда первой инстанции о том, что «кротозавр», являясь вымышленным словом, может восприниматься как вымершее животное, способное вызывать ассоциации с кротом (ящероподобный крот).
Семантическое значение может быть не только у слов, включенных в словари, но и у иных словесных элементов, в отношении которых установлено, что адресная группа потребителей очевидно воспринимает их смысл.
При определении визуального сходства суд не согласился с Роспатентом и отметил, что противопоставленные товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации №№ 159615, 316069, 351157, 544791 не отличаются какой-либо графической проработкой, являются словесными, выполнены большими буквами русского алфавита в черном цвете, как и оспариваемый товарный знак. Этим обеспечивается определенная визуальная близость данных обозначений.
Таким образом, суд установил низкую степень сходства товарных знаков, обусловленную низкой степенью фонетического сходства, визуальной близостью и пересечением семантических значений, вызываемых обозначениями.
Также суд первой инстанции принял во внимание довод о том, что в отношении товарных знаков, зарегистрированных для товаров 3-го класса МКТУ (широкого потребления), целесообразно применять более строгий подход при оценке вероятности смешения средств индивидуализации, чем в отношении товаров производственно-технического назначения. Поскольку вероятность смешения в данной ситуации является более высокой.
В качестве дополнительных факторов к повышению вероятности смешения сравниваемых обозначений, суд первой инстанции назвал также:
- длительное и активное использование ООО «ДомБытХим» и его предшественниками обозначений со словесным элементом «КРОТ» в отношении средств бытовой химии, предназначенных для прочистки труб;
- широкую известность данного обозначения среди группы потребителей;
- наличие у ООО «ДомБытХим» серии товарных знаков.
Кроме того, суд первой инстанции признал довод производителя «КРОТа» о том, что потребители могут принять спорный товарный знак за продолжение его серии чистящих средств.
В итоге, несмотря на установленную крайне низкую степень сходства между обозначениями «КРОТ» и «КРОТОЗАВР», суд первой инстанции сделал вывод о незаконности решения Роспатента от 03.06.2023 года и о противоречии регистрации товарного знака «КРОТОЗАВР» требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная регистрация была признана недействительной.
Кто старше – тот и прав
Отдельного внимания заслуживает позиция Президиума Суда по интеллектуальным правам: узнаваемость старшего товарного знака может оказать влияние как на увеличение, так и на уменьшение вероятности смешения сравниваемых средств индивидуализации. Вопрос о том, какое влияние оказывает такая известность, должен разрешаться в каждом конкретном случае с учетом имеющихся доказательств и установленных обстоятельств.
В ситуации, когда старший товарный знак обладает широкой известностью, популярностью, высокой репутацией, а младший – нет, вероятность, что младший товарный знак будет восприниматься потребителем как принадлежащий старшему производителю (в качестве самостоятельной линейки товаров) увеличивается.
Однако возможна и иная ситуация: когда и младший товарный знак на момент подачи возражения также приобрел известность, популярность, определенную репутацию у потребителя, вероятность смешения таких обозначений снижается, поскольку потребители, часто приобретающие соответствующую продукцию, имеют сведения об обоих производителях, о товаре каждого из них, а также об используемых такими производителями обозначениях.
На этом в числе прочего основано правило (предусмотрено пп. 2 п. 2 ст. 1512 ГК РФ) о том, что возражение по пункту 6 статьи 1483 указанного Кодекса может быть подано только в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене (предполагается, что за пять лет потребитель полностью привыкает к сосуществованию знаков). В случае, если младший товарный знак активно используется, то привыкание потребителей к сосуществованию знаков может возникнуть и ранее пятилетнего срока.
Рекомендации
Резюмируя, важно отметить: для сохранения своего бренда правообладатели известных товарных знаков обязаны проявлять должную степень осмотрительность. В частности, необходимо не только бороться с появлением на рынке контрафактной продукции, но и регулярно отслеживать заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков обозначения, своевременно реагировать на факты подачи нежелательных заявок, а в случае, если такая регистрация все же произведена, незамедлительно реагировать, не дожидаясь начала активного использования конкурирующего товарного знака. В спорной ситуации это может негативным образом повлиять на итоговое решение по спорной ситуации.